Der gewerbliche Rechtschutz bietet für unterschiedliche Erzeugnisse unterschiedliche Instrumente für deren Schutz, um den Schöpfer für ihre Leistung entsprechend zu belohnen und so der Innovation Vortrieb zu leisten. Ein Patent kann technische Innovationen bis zu 20 Jahre lang schützen (Art. 63 EPÜ, §16 PatG), wohingegen Schutz für ein Design sogar für bis zu 25 Jahre gewährt wird (Art. 12 GGV, §27 (2) DesignG).
Dabei wird Patent wird für technische Innovationen (Art. 52(1) EPÜ, §1 PatG) und das Design bzw. Geschmacksmuster für Erscheinungsformen eines Erzeugnisses (Art. 3 a) GGV, §1 Nr. 1 DesignG) eingetragen.
Patente sind bekanntermaßen nationale Schutzrechte, die zwar neben den nationalen Patentämtern durch ein einheitliches Erteilungsverfahren für die Vertragsstaaten des europäischen Patentübereinkommens erteilt werden können, jedoch nach dem Erteilungsverfahren wieder in nationale Rechte zerfallen.
Designs können entweder bei den entsprechenden nationalen Behörden oder als Gemeinschaftsgeschmacksmuster bei der zuständigen EU-Behörde, dem Europäischen Amt für geistiges Eigentum (EUIPO), angemeldet werden. Gemeinschaftsgeschmacksmuster stellen nach Erteilung ein EU-weit gültiges Recht dar. Ein großer Unterschied zum Patentrecht besteht weiterhin darin, dass ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster nur auf Formalerfordernisse geprüft wird und somit innerhalb kürzester Zeit eingetragen und durchsetzbar ist.
Der Gesetzgeber hat mit unterschiedlichen Regelungen dafür gesorgt, dass über ein Design keine technischen Innovationen geschützt werden können und mit einem Patent keine gestalterischen Aspekte.
In einem kürzlich ergangenen Urteil hat sich das Europäische Gericht (EUG) intensiv mit den Regelungen zum Ausschluss von ausschließlich technischen Merkmalen bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern, d.h. Geschmacksmuster, die EU-weit Geltung haben, auseinandergesetzt. Dabei hat der EUG insbesondere bisher nicht entschiedene Fragen zu Ausnahmen von dem Ausschluss technischer Aspekte diskutiert und somit für die Marktakteure in der EU weitere Klarheit geschaffen und im Ergebnis die Inhaber von Gemeinschaftsgeschmacksmustern gestärkt.
Zur Verhinderung der Monopolisierung technischer Innovation außerhalb des Patentrechts hat der Gesetzgeber in Artikel 8 GGV festgehalten:
(1) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind.
(2) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die zwangsläufig in ihrer genauen Form und ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen, damit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis mechanisch verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen können.
(3) Ungeachtet des Absatzes 2 besteht ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster unter den in den Artikeln 5 und 6 festgelegten Voraussetzungen an einem Geschmacksmuster, das dem Zweck dient, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines modularen Systems zu ermöglichen.
Artikel 8 (1) GGV hat zur Folge, dass Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die ausschließlich aus Merkmalen bestehen, die ausschließlich durch ihre technische Funktion bedingt sind, löschungsreif sind, d.h. mit einem Antrag auf Nichtigerklärung vor dem EUIPO angreifbar sind.
Was unter einem Merkmal verstehen ist, welches ausschließlich durch seine technische Funktion bedingt ist, ist nicht einfach zu beantworten und war lange Zeit in der Rechtsprechung ungeklärt. Mit seinem DOCERAM Urteil (C-395/16) hat der EUGH jedoch bereits 2018 Leitlinien vorgegeben, nach denen eine entsprechende Prüfung durchgeführt werden muss.
So hat der EUGH in dem DOCERAM Urteil festgehalten, dass es bei der Bestimmung, ob ein Merkmal eines Erzeugnisses ausschließlich technisch bedingt ist, darauf ankommt, ob diese technische Funktion der einzige Faktor ist, der den Entwerfer dazu bewogen hat, sich für ein bestimmtes Erscheinungsmerkmal dieses Erzeugnisses zu entscheiden, während anderweitige Erwägungen – insbesondere solche, die mit der visuellen Erscheinung des Erzeugnisses zusammenhängen – bei der Entscheidung für dieses Merkmal keine Rolle gespielt haben (Rz. 26, EUGH C-395/16).
Es ist also häufig nicht ausreichend, darzulegen, dass es alternative Gestaltungsmöglichkeiten für ein Merkmal gibt, um darzulegen, dass dem Merkmal ästhetische Überlegungen zu Grunde liegen. Andernfalls wäre es möglich, den Schutz von technischen Innovation über das Patentrecht heraus zu erstecken, insbesondere zu verlängern. Es muss also objektiv nachweisbar sein, dass weitere Überlegungen eine Rolle bei der Gestaltung der Merkmale gespielt haben.
Auch wenn nicht alle Merkmale des Gemeinschaftsgeschmacksmusters unter den Art. 8 (1) GGV fallen, so hat er dennoch eine wichtige Bedeutung. Für die Prüfung der Neuheit und Eigenart, die die zentralen Schutzvoraussetzungen des Designrechts darstellen, werden nämlich nur jene Merkmale berücksichtigt, die nicht ausschließlich durch die technische Funktion des geschützten Erzeugnisses bestimmt sind (Ruhl / Tolkmitt, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 3. Auflage 2019, Art. 8 VO 6/2002, Rn. 7).
Neben dem Ausschluss nach Art. 8 (1) GGV soll mit dem Art. 8 (2) GGV vorgebeugt werden, dass Hersteller von Produkten mit Verbindungselementen Wettbewerb mit substituierbaren Elementen Produkten verhindern, die zu dem aufnehmenden Produkt passen (Ruhl / Tolkmitt, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 3. Auflage 2019, Art. 8 VO 6/2002, Rn. 62.). Hierrunter fallen zum Beispiel Druckerpatronen, Filterpatronen für Wasserfilter oder Teile eines Steckers, die für das Einstecken in eine Steckdose erdacht sind.
Mit Bezug auf Art. 8 (2) GGV wird mit dem Art. 8 (3) GGV eine Privilegierung solcher Geschmacksmuster geschaffen, die dem Zweck dienen, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnisse innerhalb eines modularen Systems zu ermöglichen. Das bekannteste Beispiel eines solchen modularen Systems sind sicherlich Legosteine. Jedoch können auch Verbindungselemente in einem Baugerüst unter diese Ausnahme gelesen werden.
Mit dem nun ergangenen Urteil hatte sich das EUG u.a. mit der Frage zu beschäftigen, wie die unterschiedlichen Regelungen des Art. 8 GGV zueinander in Beziehung stehen. Der dem Urteil zugrundeliegende Fall betraf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster 1664368‑0006, welches diese Darstellungen enthält:
Gegen die Eintragung wurde ein Antrag auf Nichtigerklärung gestellt, den die zuständige Nichtigkeitsabteilung des EUIPO zurückgewiesen hat. Dagegen hat die Antragstellerin des Antrags auf Nichtigkeit Beschwerde beim EUIPO eingereicht. Die zuständige Beschwerdekammer hat die Eintragung aufgehoben und somit dem Antrag auf Nichtigkeit zugestimmt. Die Beschwerdekammer begründete ihre Entscheidung damit, dass das Muster ausschließlich Merkmale aufweist, die ausschließlich durch ihre technischen Funktionen bedingt seien, d.h. gegen Art. 8 (1) GGV verstoßen.
Die Inhaberin des Gemeinschaftsgeschmacksmusters hat mit der daran anschließenden Klage vor dem EUG u.a. geltend gemacht, dass nicht alle Merkmale bei der Prüfung berücksichtigt wurde, ob sie ausschließlich technisch bedingt sind und dass die Ausnahme nach Art. 8 (3) GGV greifen würde, die einer Nichtigerklärung im Wege steht.
Der EUG hat sich zunächst mit der Frage auseinandergesetzt, ob sämtliche Merkmale des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ausschließlich technisch bedingt sind. Dazu verweist das EUG auf die vorstehend schon erläuterte DOCERAM Rechtsprechung, nach der die folgende Prüfungsreihenfolge einzuhalten ist:
a) Ermitteln der technischen Funktion des durch das Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützten Erzeugnisses;
b) Bestimmen der Merkmale des Gemeinschaftsgeschmacksmusters;
c) Bestimmen, ob alle Merkmale ausschließlich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bestimmt sind.
Für das obenstehend wiedergegebene Gemeinschaftsgeschmacksmuster hatte die Beschwerdekammer des EUIPO die folgenden Merkmale ermittelt:
1) Die Reihe der Bolzen auf der Oberseite des Steins;
2) Die Reihe kleinerer Kreise an der Unterseite des Steins;
3) Die zwei Reihen größerer Kreise auf der Unterseite des Steins;
4) Die rechteckige Form des Steins;
5) Die Dicke der Wände des Steins;
6) und Die zylindrische Form der Bolzen.
Die Inhaberin des Gemeinschaftsgeschmacksmusters hat mit der Klage gegen Entscheidung der Beschwerdekammer vorgebracht, dass nicht alle Merkmale bei der Prüfung berücksichtigt wurden. Insbesondere sei nicht berücksichtigt worden, dass sich das Muster weiter dadurch auszeichnet, dass auf jeder Seite der Reihe der vier Bolzen auf der Oberseite eine sehr glatte Oberfläche vorgesehen ist.
Das EUG stimmt mit seinem Urteil dieser Einschätzung zu und stellt dabei klar, dass es Aufgabe der Antragstellerin bzw. des EUIPO ist, dazulegen, dass die Voraussetzungen des Ausschlusses nach Art. 8 (1) GGV vorliegen.
Das EUIPO hat sich damit verteidigt, dass es unmöglich ist, jedes Merkmal zu identifizieren. Es könne schließlich immer ein weiteres Merkmal konstruiert werden, welches zu berücksichtigen sei. Dieser Argumentation hat das EUG eine klare Absage erteilt.
Das EUG hat weiter klargestellt, dass die Privilegierung von Verbindungsteilen eines modularen Systems nach Art. 8 (3) GGV auch dann Anwendung findet, wenn die Nichtigerklärung nur basierend auf Art. 8 (1) GGV vorgebracht wurde. Somit ist hervorgehoben, dass die Privilegierung des Art. 8 (3) GGV keine Ausnahm des Art. 8 (2) GGV darstellt, sondern eine Ausnahme des gesamten Art. 8 GGV.
Das Urteil stärkt die Position von Inhabern eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Das EUG hat mit dem Urteil klargestellt, dass es Aufgabe des Nichtigkeitsantragsstellers oder des EUIPO ist, sämtlichen Merkmale aufzulisten und darzulegen, welche technischen Funktionen diese Merkmale im Rahmen der Funktion des geschützten Erzeugnisses ausschließlich zukommen. Nachdem der EUGH mit der CERAMTEC Rechtsprechung den Maßstab zur Nichtigerklärung von Gemeinschaftsgeschmackstern wegen ausschließlich technischer Merkmale deutlich weitergezogen hat, ist mit diesem Urteil des EUG eine leichte Gegenbewegung erkennbar. Im Ergebnis muss, wenn ein entsprechender Einwand erhoben werden soll, sorgfältig eine vollständige Auflistung aller Merkmaler des gezeigten Erzeugnisses erstellt werden und plausibel dargelegt werden können, dass neben den technischen Überlegungen keine weiteren Überlegungen eine Rolle gespielt haben können. Hier könnten z.B. entsprechende Werbung des Schutzrechtsinhabers, die die technischen Vorteile herausstellt oder auch Patentanmeldungen als Indiz herangezogen werden.
Nichtsdestotrotz bleibt es Aufgabe des Schutzrechtsinhabers genau zu belegen, welche weiteren gestalterischen Überlegungen neben den technischen Überlegungen bei der Auswahl des Designs eine Rolle gespielt haben. Dazu ist es empfehlenswert, entsprechende Überlegungen im Rahmen eines Produktentwicklungsprozesses zu dokumentieren.
Mit dem Urteil wird weiter klargestellt, wie der Ausschluss nach Art. 8 GGV zu lesen ist und bieten daher über die Frage der Nichtigerklärung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern weitere Klarheit dahingehend, welche Merkmale bei der Prüfung der Neuheit und Eigenart zu berücksichtigen sind.