Mit der Entscheidung R 295/2023-1 (BLUEBERRY / BLACKBERRY) rückt erneut die Frage in den Fokus, wie weit der Schutz bekannter Marken nach Art. 8 Abs. 5 UMV reicht. Insbesondere in sich schnell wandelnden Märkten zeigt sich, welche praktische Bedeutung dieser Vorschrift zukommt.
Art. 8 Abs. 5 UMV schützt bekannte Marken im Vergleich zu Art. 8 Abs. 1 lit. a und b UMV, die auf Identität und Verwechslungsgefahr abstellen, auch im Zusammenhang mit unähnlichen Waren oder Dienstleistungen. Art. 8 Abs. 5 UMV beruht auf der Erwägung, dass eine Marke nicht auf ihre Herkunftsfunktion reduziert werden kann, sondern als Kommunikations-, Werbe- und Investitionsinstrument einen selbständigen wirtschaftlichen Wert aufweist, der eigenständigen Schutz verdient.
Art. 8 Abs. 5 UMV greift jedoch nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Insbesondere muss das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verbindung (der sog. „Link“) zwischen den Zeichen herstellen, und die Benutzung der angegriffenen Marke muss eine hinreichend ernsthafte und nicht nur theoretische Gefahr einer unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der älteren Marke begründen.
Die Entscheidung BLUEBERRY / BLACKBERRY ist insbesondere von Interesse, da sie verdeutlicht, wie Art. 8 Abs. 5 UMV in einem Umfeld angewendet wird, in dem technologische Entwicklungen traditionelle Produktabgrenzungen relativieren und neue Berührungspunkte zwischen Märkten entstehen lassen.
Die angegriffene Anmeldemarke betraf eine Wort-/Bildmarke, die den Wortbestandteil „BLUEBERRY“ sowie dem Zusatz „powered by i-charging“ in Verbindung mit einem grafischen Element enthielt und Schutz für Waren der Klasse 9, insbesondere Ladegeräte und Ladesysteme für Elektrofahrzeuge, beanspruchte.
Der Widerspruch stützte sich auf die ältere Wortmarke BLACKBERRY und wurde auf Art. 8 Abs. 5 UMV gestützt. Nach gesonderten Verfallsverfahren verblieb der älteren Marke Schutz lediglich für einen eingeschränkten Warenbereich, nämlich Mobiltelefone, Smartphones sowie bestimmte Kategorien von Software.
Die Beschwerdekammer gab dem Widerspruch vollständig statt und stützte ihre Entscheidung ausschließlich auf Art. 8 Abs. 5 UMV, ohne eine Prüfung der Verwechslungsgefahr nach Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV vorzunehmen.
Hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals der Bekanntheit gelangte die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass der älteren Marke trotz teilweisen Verfalls und einer in der Vergangenheit liegenden Phase besonderer Marktdurchdringung weiterhin ein hoher Bekanntheitsgrad im Bereich von Mobiltelefonen und Smartphones zukommt; im Segment automobilbezogener Software sei von einer mittleren Bekanntheit auszugehen.
Eine einmal erreichte starke Bekanntheit gehe, so die Kammer, in schnelllebigen Märkten nicht allein durch verstärkten Wettbewerb verloren.
Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen stellte die Kammer im Wesentlichen auf die Wortbestandteile „BLUEBERRY“ und „BLACKBERRY“ ab, während sie die weiteren Bestandteile der angegriffenen Marke wegen ihrer geringen Größe und beschreibenden Funktion als nachrangig bewertete. Sie gelangte zu dem Ergebnis, dass die Zeichen begrifflich nicht vergleichbar seien, jedoch visuell in unterdurchschnittlichem und klanglich in überdurchschnittlichem Maße ähnlich seien.
Anschließend bejahte die Kammer das Bestehen eines gedanklichen Zusammenhangs („Link“) beim maßgeblichen Publikum. Dabei stützte sie sich nicht ausschließlich auf die lexikalische Nähe der Zeichen, sondern auch auf den breiteren technologischen Kontext. Insbesondere berücksichtigte sie, dass Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge funktional mit Smartphones und Softwaresystemen innerhalb eines sich entwickelnden Ökosystems der „Smart Mobility“ und vernetzter Technologien verbunden sein können.
Schließlich kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass die Benutzung der angegriffenen Marke eine unlautere Ausnutzung der Bekanntheit der älteren Marke darstellen würde.
Sie führte aus, dass das relevante Publikum die betreffenden Waren als technologisch mit BlackBerry-Systemen verbunden ansehen könnte und dadurch von der Reputation der älteren Marke profitieren würde, insbesondere im Hinblick auf Sicherheit und technologische Zuverlässigkeit der unter der älteren Marke vertriebenen Waren.
Die Kammer stützt sich dabei auf die Annahme, dass die Ähnlichkeit der Zeichen zusammen mit dem technologischen Umfeld ausreiche, um das Image der älteren Marke auf die angegriffenen Waren zu übertragen. Die Feststellung der unlauteren Ausnutzung ergebe sich damit aus der angenommenen gedanklichen Verknüpfung und der möglichen Übertragung markenspezifischer Eigenschaften. Die Kammer erläuterte jedoch nicht näher, wie sich diese Zuschreibung konkret im Markt tatsächlich auswirken würde.
In ihrer Gesamtheit betrachtet zeigt die Entscheidung eine konsistente Anwendung des Art. 8 Abs. 5 UMV, wobei sämtliche Tatbestandsmerkmale in einer strukturierten und aufeinander aufbauenden Prüfung abgearbeitet werden.
Gleichzeitig wird deutlich, dass das Ergebnis der Beurteilung maßgeblich von der Auslegung zentraler Begriffe abhängt, insbesondere vom Umfang des erforderlichen „Links“ zwischen den Zeichen sowie von der Schwelle für die Annahme einer unlauteren Ausnutzung.
Im vorliegenden Fall deutet die Begründung darauf hin, dass die Feststellung der unlauteren Ausnutzung in engem Zusammenhang mit der Annahme eines Links steht und nur in begrenztem Umfang durch eine eigenständige Analyse der konkreten Marktmechanismen und wirtschaftlichen Auswirkungen ergänzt wird.
Die Entscheidung BLUEBERRY / BLACKBERRY verdeutlicht, wie Art. 8 Abs. 5 UMV in einem Umfeld zunehmender technologischer Konvergenz zur Anwendung gelangen kann.
Während die Beschwerdekammer formal die etablierten Kriterien anwendet, zeigt ihre Argumentation eine weit gefasste Auslegung sowohl des „Links“ zwischen den Zeichen als auch des Begriffs der unlauteren Ausnutzung. Insbesondere stützt sie sich auf eine abgeleitete Übertragung von Imagewerten aufgrund der Vernetzung moderner Technologien, anstatt auf konkrete Nachweise tatsächlicher Marktverhaltensweisen.
Dieser Ansatz weist auf eine mögliche Verschiebung in der praktischen Anwendung des Art. 8 Abs. 5 UMV hin und zeigt auf, wie weit der reputationsbasierte Schutz in Märkten reichen kann, in denen Produktkategorien zunehmend nicht mehr klar voneinander abgrenzbar sind.
